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septembre 2018
PFD | Propriété intellectuelle

La marque officielle : une protection avantageuse pour les municipalités

Par Josée Tourangeau Avocate

Vous avez adopté un nom, un logo, un slogan, un insigne, un écusson ou un emblème que vous utilisez pour faire la promotion de produits ou de services que vous offrez à vos citoyens?

Pour obtenir des droits exclusifs à leur égard, vous pouvez procéder à des démarches usuelles d'enregistrement d'une marque de commerce. Cependant, une municipalité, en tant qu'autorité publique, peut aussi se prévaloir des dispositions portant sur les marques officielles prévues dans la Loi sur les marques de commerce1 (LMC). Il s'agit d'un régime d'exception offrant une protection privilégiée à leur titulaire.

 

De quoi s'agit-il?

 

Les marques officielles sont définies comme suit au sous-alinéa 9(1) n) (iii) de la LMC :

(1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :

[...]

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème :

[...]

(iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des produits ou services, à l'égard duquel le registraire, sur la demande de [...]  [l'] autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi.

Une marque officielle consiste donc en une combinaison des éléments suivants :

  1. Un insigne, un écusson, une marque ou un emblème. Cela inclut les noms, logos et slogans;
  2. Elle est adoptée et employée par une autorité publique au Canada en liaison avec des produits ou des services;
  3. Elle a fait l'objet d'un avis public d'adoption et d'emploi par le registraire des marques de commerce, à la demande d'une autorité publique;

 

Quel privilège offre la marque officielle?

 

À compter de la publication d'une marque officielle, nul ne peut, à l'égard d'une entreprise :

  1. Adopter comme marque de commerce ou autrement une marque composée de celle-ci, c'est-à-dire une marque identique à la marque officielle.
  2. Adopter comme marque de commerce ou autrement une marque dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec la marque officielle.

Seule l'apparence des marques en présence doit être prise en considération sans que les produits ou les services, ou les deux, n'aient une incidence.

Pour déterminer si une marque ressemble à une marque officielle au point de pouvoir vraisemblablement la confondre, il faut que la marque soit presque la même ou substantiellement semblable à la marque officielle.

Le test dans ce cas réfère à la personne à qui la marque officielle de l'autorité publique est familière, mais qui en a un souvenir imparfait, et qui pourrait vraisemblablement la confondre avec la marque officielle. Il s'agit donc d'un test de première impression plutôt que d'une comparaison minutieuse des marques en s'attardant aux ressemblances et aux différences.

Les facteurs prévus à la LMC, à l'alinéa 6(5) e), appliqués en matière de confusion (le degré de ressemblance entre des marques de commerce découlant de la présentation, du son ou des idées qu'elles suggèrent), peuvent s'avérer utiles, mais il n'est pas obligatoire d'y référer.

 

En quoi la marque officielle est-elle avantageuse comparée à la protection d'une marque de commerce ordinaire?

 

  • L'examen d'une demande de publication par le registraire des marques de commerce est limité à vérifier le statut d'autorité publique du demandeur ainsi que l'adoption ou l'emploi de la marque préalablement à la demande. Le registraire n'examinera pas la question de la confusion avec d'autres marques enregistrées par des tiers ou faisant l'objet d'une demande pendante au registre des marques. Le registraire ne pourra pas non plus refuser une marque officielle clairement descriptive et non distinctive. Si les critères sont satisfaits, le registraire ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser la publication demandée.
  • Aucune opposition n'est permise par un tiers à l'encontre de la publication de la marque officielle.
  • Alors que la durée d'un enregistrement d'une marque ordinaire est de quinze ans, renouvelable tous les quinze ans, la protection d'une marque officielle est perpétuelle, à moins que son titulaire accepte volontairement de la retirer.
  • Il est impossible d'obtenir une radiation d'une marque officielle même si elle n'est plus employée et même si l'autorité publique n'existe plus.
  • Il n'est pas nécessaire d'indiquer les produits ou les services en association avec une marque officielle. Peu importe en liaison avec quoi elle est employée dans les faits par l'autorité publique, elle empêche quiconque d'employer la même marque pour tout type de produits ou de services.
  • La marque officielle peut être identique à une marque de commerce déjà enregistrée (ou non) ou créer de la confusion avec cette dernière (ou même avec une autre marque officielle), sans que son propriétaire puisse contester. Le propriétaire d'une marque de commerce peut toutefois continuer à employer sa marque s'il l'utilisait déjà à la date de publication de la marque officielle, car elle n'a pas de portée rétroactive. Cependant, ce propriétaire ne pourra pas, après la publication de la marque officielle, étendre la portée de son emploi à d'autres produits ou services ou obtenir une extension de son enregistrement.
  • Les délais de traitement de la demande sont plus courts (approximativement 12 mois au lieu d'environ 18 mois).

Si vous souhaitez en savoir davantage sur la protection conférée aux marques officielles, nous vous invitons à communiquer avec nous.

 

 

 

[1] L.R.C. (1985), ch. T-13