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juin 2018
PFD | Propriété intellectuelle

Pour démontrer l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec un produit, il ne suffit pas de l'apposer sur celui-ci.

Par Josée Tourangeau Avocate

Dans la décision récente Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Cosmetic Warriors Limited1, la Cour fédérale a radié l'enregistrement de la marque LUSH visant des tee-shirts alors que son propriétaire avait pourtant mis en preuve des ventes de ceux-ci arborant la marque.

Aux fins de cette décision, il faut se référer au premier paragraphe de l'article 4 de la Loi sur les marques de commerce (" LMC ") qui énonce un emploi présumé en liaison avec des produits lorsque la marque est apposée sur ceux-ci ou sur l'emballage, ou est liée de toute autre manière aux produits lors du transfert de propriété ou de leur possession, et ce, dans la pratique normale du commerce. Il faut aussi se référer au troisième paragraphe de l'article 4 de la LMC qui prévoit une présomption d'emploi dans le cas de produits exportés du Canada.

Les faits

La défenderesse, une entreprise oeuvrant principalement dans le domaine des produits cosmétiques, devait démontrer l'emploi de sa marque LUSH en liaison avec des tee-shirts dans le cadre de procédures en radiation pour non-usage de la marque.

La défenderesse a mis en preuve qu'elle exploitait sa marque en Amérique du Nord par l'entremise de son licencié Lush Canada. La défenderesse possède plus de 200 magasins en Amérique du Nord, dont 46 au Canada. Sa preuve reposait principalement sur la vente de tee-shirts arborant la marque " LUSH ", et ce, aux employés du licencié. Ce vêtement faisait partie de l'uniforme de travail.

Les employés pouvaient acheter le chandail pour eux-mêmes ou pour l'offrir en cadeau à des membres de leur famille ou à des amis. La défenderesse a fait valoir des ventes de 1 200 $ au Canada et de 2 900 $ aux États-Unis. Les tee-shirts étaient vendus aux employés à prix coûtant. La preuve a aussi révélé qu'ils ont été vendus pour soutenir des campagnes environnementalistes.

Décision de la Cour fédérale

La Cour fédérale a infirmé la décision du registraire qui avait considéré cette preuve suffisante pour maintenir l'enregistrement. Elle a statué que la vente à prix coûtant de tee-shirts à des fins promotionnelles uniquement aux employés de la défenderesse, donc sans aucun profit, et ce, dans un contexte où la défenderesse n'est pas une entreprise de vêtements, ne peut constituer une preuve d'emploi de la marque dans la pratique normale du commerce.

De plus, la Cour a considéré que la vente de tee-shirts aux États-Unis ne rencontrait pas non plus le niveau d'emploi exigé par l'article 4(3) de la LMC. Même si cette disposition n'exige pas des ventes dans " la pratique du commerce ", une partie qui ne répond pas aux exigences de l'article 4(1) de la LMC ne peut pas être autorisée à détourner les exigences normales de la LMC en expédiant simplement un produit de l'autre côté de la frontière. L'article 4(3) de la LMC vise à protéger les entreprises canadiennes dont les ventes ont exclusivement lieu à l'extérieur du Canada.

La marque LUSH de la défenderesse, enregistrée en liaison avec des tee-shirts, a donc été radiée.

Ainsi, il vaut mieux éviter de tirer des conclusions trop hâtives lorsque l'on doit déterminer si une marque est réellement employée en liaison avec des produits.

 

[1] 2018 CF 63